創(chuàng)品案例:對他人商標(biāo)的地名元素進(jìn)行使用,會構(gòu)成侵權(quán)么?
近兩年,“正果云吞店”在廣東省內(nèi)到處可見,云吞作為一種嶺南美食,受到廣大消費者的喜愛和追捧。其實,在有關(guān)商品和服務(wù)類別中,“正果”已經(jīng)是廣州市得道餐飲有限公司的注冊商標(biāo),在隨處可見的“正果云吞店”里,相當(dāng)一部分是“正果”商標(biāo)的侵權(quán)人。
2018年9月,在廣東省高院公開審理了廣州市得道餐飲有限公司訴被告河源市X正果餐飲店等七起商標(biāo)侵權(quán)案件。在此前的一審中,河源中院判決商標(biāo)侵權(quán)不成立,駁回權(quán)利人廣州市得道餐飲有限公司的訴訟請求,理由是“正果”商標(biāo)是地名商標(biāo),七被告在店面招牌上使用“正果”是描述性合理使用,不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。但經(jīng)過二審開庭審理,案件在廣東高院的組織下達(dá)成調(diào)解,被告立即停止使用帶有“正果”店面招牌的商標(biāo)侵權(quán)行為,并賠償經(jīng)濟(jì)損失及相關(guān)合理費用。
案例回顧
2017年9月,廣州市得道餐飲有限公司發(fā)現(xiàn)河源市源城區(qū)七家飲食店在店鋪招牌上使用“正果”商標(biāo),其工商執(zhí)照上也以“正果”作為店鋪名稱。遂以商標(biāo)侵權(quán)為由將其*至河源市中級人民法院。
被告辯稱,“正果”來源于增城市的正果鎮(zhèn),是一個地名,并不能被權(quán)利人壟斷,將其使用在店鋪招牌上是屬于善意、合理的使用。一審法院采納了這一觀點,判決被告不構(gòu)成商標(biāo)侵權(quán)。
二審過程中,廣州創(chuàng)品知識產(chǎn)權(quán)服務(wù)有限公司及其合作的律師團(tuán)隊為原告(上訴人)代理本案,進(jìn)行了嚴(yán)密的訴訟準(zhǔn)備,主要從“正果”商標(biāo)的知名度以及被告的使用沒有合理依據(jù)兩個方面提交新證據(jù),并提出了新的侵權(quán)理由,從而改變了整個系列案件的走向。據(jù)此,二審法院在雙方同意的情況下進(jìn)行調(diào)解,被告立即停止使用印有“正果”商標(biāo)的招牌、更改店鋪名稱,并賠償原告的經(jīng)濟(jì)損失和合理費用。
商標(biāo)法上關(guān)于地名商標(biāo)的規(guī)定和理解
商標(biāo)法規(guī)定的“含有地名的注冊商標(biāo)”和“地名注冊商標(biāo)”這種商標(biāo)法意義上的地名不是通常理解地方和場所的名稱,而是指縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名,《商標(biāo)法》第10條第2款規(guī)定,縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名,不得作為商標(biāo)。這明確肯定了商標(biāo)法意義上的地名的范疇,不包括塆、村、鎮(zhèn)等地名。因此,原告正果商標(biāo)不能認(rèn)定成為地名商標(biāo)。
*上述案例的法律啟示
一、關(guān)于地名商標(biāo)
1.《商標(biāo)法》里明確規(guī)定,縣級以上行政區(qū)劃的地名或者公眾知曉的外國地名,不得作為商標(biāo)。如果該地名不是縣級以上行政區(qū)劃或公眾知曉的外國地名,可以作為商標(biāo)注冊。否則,只須當(dāng)該地名具有其他含義或作為集體商標(biāo)和證明商標(biāo)組成部分時,才可能獲準(zhǔn)作為商標(biāo)注冊。例如:“景德鎮(zhèn)”是中國縣級以上行政區(qū)劃,本不能作為商標(biāo)注冊,但是,作為證明商標(biāo)“景德鎮(zhèn)瓷器”的組成部分,可以被核準(zhǔn)注冊。
2.其實,這種商標(biāo)是一種特殊的存在,那就是作為地理標(biāo)志出現(xiàn)。地理標(biāo)志是指標(biāo)示某商
品來源于某地區(qū)、該商品的特定質(zhì)量、信譽或者其他特征,主要由該地區(qū)的自然因素或者人文因素所決定的標(biāo)志,在農(nóng)產(chǎn)品、土特產(chǎn)上十分常見。
3.地理標(biāo)志分為證明商標(biāo)和集體商標(biāo)。保護(hù)的是產(chǎn)品來源地所有符合條件的生產(chǎn)經(jīng)營者的共同利益,在地理標(biāo)志商標(biāo)保護(hù)體系中,集體商標(biāo)是保護(hù)的手段,地理標(biāo)志是保護(hù)的對象。
二、法律分析
廣東創(chuàng)品律師事務(wù)所的雷律師提示,在使用可能涉及到地名的商標(biāo)時,需要從以下方面評估風(fēng)險:
1.關(guān)聯(lián)性原則:要稱得上善意使用“地名商標(biāo)”,使用人的產(chǎn)品應(yīng)該是來源于此地,而且?guī)в幸欢ǖ漠a(chǎn)地特征。具體到上述案例,被告是在河源市開店,用料以及經(jīng)營者均來自于本地,與增城的正果鎮(zhèn)和正果云吞文化沒有任何聯(lián)系,因此其“合理使用”的抗辯理由不應(yīng)得到支持。
2.在先原則:商標(biāo)權(quán)與地名一致時,如果早在商標(biāo)注冊之前,使用人就已經(jīng)開始使用該地名,那么使用人在原有使用范圍內(nèi)繼續(xù)使用,應(yīng)視為“合理使用”,不構(gòu)成對商標(biāo)權(quán)的侵犯。具體到上述案例,廣州市得道餐飲有限公司在2012年開始即通過授權(quán)許可廣泛使用“正果”商標(biāo),并投入大量成本進(jìn)行宣傳,在這種情況下,被告作為餐飲業(yè)同行很可能知道“正果”商標(biāo)持有人的信息,而且其使用時間晚于2012年,他在2017年經(jīng)營餐飲店時使用帶有“正果”的招牌和菜單,就不能構(gòu)成商標(biāo)法上的“合理使用”。
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